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Facteurs liés à la préparation du portefeuille de propriété intellectuelle pour la levée de fonds ou la sortie (et pour éviter d’être pris de court en diligence raisonnable)

Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.

  1. La propriété intellectuelle joue un rôle de plus en plus important dans les transactions et influence la valeur de l’entreprise. Il y a 40 ans, la propriété intellectuelle (PI) et les autres actifs incorporels représentaient environ 20 % de la valeur des principales entreprises du S&P500. Aujourd’hui, ce chiffre est supérieur à 80 % Note de bas de page1.
  2. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’acquisition de PI peut être une proposition attrayante dans le cadre de fusions et acquisitions. Les exemples incluent : pour intenter une action en justice, exclure ou limiter un concurrent, générer de nouveaux revenus ou protéger un produit et accroître la valeur d’une entreprise. 
  3. La PI est souvent un facteur important pour aider à obtenir des fonds pour la future recherche et développement (R&D). Tirer parti de la PI dans la levée de fonds peut augmenter la valorisation et aider à évaluer la viabilité de l’entreprise. 
  4. Être pris de court en diligence raisonnable est souvent causé par un manque d’organisation et de préparation et peut donner une mauvaise image de l’entreprise et de sa direction. Un portefeuille organisé, combiné à des réponses et des explications préparées, contribue grandement à impressionner les candidats et à garantir le meilleur prix pour vos actifs.
  5. Les cinq principaux drapeaux rouges de la diligence raisonnable en matière de PI sont :
    • les problèmes de propriété
    • la piètre conformité des logiciels de source ouverte (OSS)
    • les contrats et accords de confidentialité manquants ou incomplets
    • l’art antérieur et les antériorités
    • la mauvaise gestion
      • a)   Propriété : Tous les droits de PI doivent indiquer une chaîne de cession claire, allant des inventeurs d’origine à l’entreprise cible. La propriété est idéalement non grevée (pas de droits partiels ou servant de garantie de dettes). Les inventeurs doivent être confirmés avant de déposer une PI accompagnée de toutes les signatures de cession requises obtenues.

        Exemple 1 : Un investisseur cherche à investir dans un cycle de série A pour une entreprise de technologie de pointe. Il effectue la diligence raisonnable et examine la salle des données de PI. Pour 2 des 3 demandes de brevet, les cessions d’un inventeur (un fondateur qui a maintenant quitté l’entreprise en démarrage) ne sont pas disponibles. L’investisseur effectue une recherche plus à fond dans les dossiers de brevets et de marques à l’office des brevets pour se rendre compte que le fondateur n’avait pas signé le document de cession avant de partir. Des recherches plus poussées dans la salle des données de PI montrent que le fondateur n’avait signé aucun contrat avec l’entreprise en démarrage pour céder les droits de PI. En discussion avec l’entreprise en démarrage, il semble que le fondateur ait quitté en mauvais termes et qu’il refuse de signer d’autres documents. L’investisseur est obligé de baisser considérablement la valorisation de l’accord étant donné que les 2/3 des actifs actuels de PI couvrant les innovations fondamentales de l’entreprise ne sont pas légalement cédées à l’entreprise.

      • b)   OSS : Toutes les licences en utilisation doivent être conservées dans un journal, avec toutes les utilisations et conditions. Le journal doit être régulièrement audité pour s’assurer qu’il est complet et conforme.

        Exemple 2 : Une entreprise en démarrage à succès a utilisé un logiciel de source ouverte sans politique ou sans tenir compte de la conformité. Ils sont maintenant en diligence raisonnable détaillée avec une entreprise de niveau 1 pour une acquisition de grande valeur. L’entreprise examine la diligence raisonnable de la PI et effectue un examen du logiciel pour réaliser que le logiciel est couvert par OSS et que rien n’avait été fourni dans les documents de diligence raisonnable concernant les licences et la conformité afférente. L’entreprise a décidé d’interrompre la conclusion de l’accord jusqu’à ce que l’entreprise en démarrage mette au point sa stratégie OSS et fournisse les preuves de conformité de licence requises dans la salle des données de diligence raisonnable. Il faudra des mois à l’entreprise en démarrage pour mettre tout cela au point... d’ici là, le marché a considérablement fléchi et l’entreprise diminue son offre de beaucoup afin de conclure l’affaire.

      • c)   Contrats/Entente de confidentialité : Les contrats des employés doivent inclure une clause sur la cession de la PI à l’entreprise. La cession d’informations et d’inventions exclusives (PIIA) est préférable. Les employés qui quittent l’entreprise peuvent également signer une réaffirmation de la PIIA qui fait spécifiquement référence à toutes les inventions auxquelles l’employé a contribué. Tous les contrats de l’entreprise doivent être examinés pour ce qui concerne les clauses de PI. Tous les employés et les entrepreneurs doivent être sous entente de confidentialité. Les divulgations ne doivent concerner que les personnes sous entente de confidentialité, sauf autorisation spécifique d’un administrateur. Les coentreprises et les accords de R&D doivent être clairs quant à la PI du matériel produit.
      • d)   Art antérieur et antériorités : Une politique de l’entreprise doit être en place concernant la recherche interne et le partage des résultats. En règle générale, il est préférable de laisser cela à des professionnels. Assurez-vous que tout art antérieur et toutes antériorités sont présentés aux offices de brevets. Examinez les travaux littéraires antérieurs de tous les employés (p. ex., les dissertations) pour la mention de l’art antérieur et des antériorités.
      • e)   Gestion : La gestion quotidienne doit inclure une stratégie, un processus et une politique de PI. Comment les idées sont-elles traduites et jugées ? En matière de budgétisation, de quelle façon les coûts sont-ils suivis, et les fonds, alloués ? Quel est le niveau de supervision de la direction ? Sont-ils conscients de la situation et des activités de PI ? Dans quelle mesure les fichiers de PI sont-ils propres et structurés ?
  6. Dans le cadre de la diligence raisonnable, l’acquéreur peut envoyer une équipe d’experts pour analyser la PI, ses opérations et sa gestion. Ces experts peuvent poser plus d’une centaine de questions. Les réponses ne sont pas toujours claires, mais assurez-vous d’être honnête et transparent en tout temps. Les explications rationnelles vont loin, et une seule fausse déclaration peut torpiller n’importe quelle transaction (tout finit par être découvert de toute façon !).

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes concernant la préparation de leur portefeuille de PI en vue d’une levée de fonds ou d’une sortie:

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