Utiliser les secrets commerciaux pour maintenir un avantage concurrentiel aux États-Unis

1. Toutes les formes et tous les types d'informations financières, commerciales, scientifiques, techniques, économiques ou d'ingénierie, y compris les modèles, les plans, les compilations, les dispositifs de programme, les formules, les conceptions, les prototypes, les méthodes, les techniques, les processus, les procédures, les programmes ou les codes peuvent être protégés comme secrets commerciaux.
2. Une idée ou un processus est considérée comme un secret commercial si l'information génère une valeur économique indépendante, réelle ou potentielle, du fait de ne pas être généralement connue d'une autre personne et de ne pas être facilement établie par des moyens appropriés par cette personne, laquelle peut obtenir une valeur économique de la divulgation ou de l'utilisation de l'information (18 USC § 1839).
3. Un secret commercial peut être matériel ou immatériel, et il peut être stocké, compilé ou immortalisé de façon physique, électronique, graphique, photographique ou par écrit.
   
   

   Exemple 1 : Les recettes de certaines entreprises américaines bien connues de boissons gazeuses et de poulet frit, un plan d'affaires, des salaires, un algorithme d'apprentissage automatique, etc. constituent de bons exemples de secrets commerciaux. Les ensembles de données, qu'ils soient bruts, dérivés ou transformés, peuvent également être considérés comme des secrets commerciaux.

4. Les secrets commerciaux sont aussi précieux et potentiellement plus prisés que les brevets s'ils sont correctement gérés et catalogués.
5. Le propriétaire doit être en mesure de prouver qu'il a pris des mesures raisonnables pour garder ces informations secrètes. Par conséquent, l'accès doit être limité, et une solide cybersécurité doit être mise en œuvre pour éviter une fuite.
6. Aux États-Unis (É.-U.), la Defend Trade Secrets Act a été signée en 2016, donnant à la compétence fédérale le pouvoir de s'occuper des litiges d'appropriation illicite de secrets commerciaux.
7. Les entreprises peuvent désormais défendre leur cas d'appropriation illicite à l'échelon de l'État auprès de l'UTSA préexistante, ou à l'échelon fédéral (ou les deux en raison de lacunes). Depuis la signature de la loi, 68 % des affaires ont été tranchées en faveur de la partie demanderesse, 52 % ont obtenu des dommages-intérêts pour un total de 3 G$, le montant le plus important à ce jour étant de 100 M$.
   
   

   Exemple 2 : L'inventeur de la Listerine a cédé la formule du secret commercial à Lambert Pharmaceuticals. Lambert (maintenant Pfizer) a versé des redevances à la famille de l'inventeur pendant plus de 70 ans, même si la formule était connue à cette époque. Pfizer a tenté de cesser les paiements après avoir payé plus de 22 millions de dollars pour une formule qui n'était plus secrète. L'entreprise a intenté une action en justice, affirmant qu'elle n'était plus responsable des redevances de licence. Le tribunal a jugé que le contrat ne stipulait pas que les paiements pouvaient être arrêtés si le secret commercial était légitimement découvert par d'autres, d'autant plus que Pfizer avait acquis la formule alors qu'elle était encore secrète et en tirait un avantage concurrentiel. Cependant, toute personne ayant accès aux secrets révélés peut vendre le produit sans payer de redevances.

   
   

   Exemple 3 : Un jury a accordé à Zest Labs et à Ecoark 60 millions de dollars en dommages compensatoires et 55 millions de dollars supplémentaires en dommages exemplaires pour violation et appropriation illicite de secrets commerciaux contre Walmart. Ecoark a poursuivi Walmart en août 2018 après que Walmart a déposé deux demandes de brevets basés sur une technologie visant à améliorer la fraîcheur des produits. Ecoark a affirmé avoir partagé des informations avec Walmart de 2014 à 2017 lors d'un projet pilote de Zest Labs (une filiale d'Ecoark). Les plaignants ont affirmé que Walmart avait volé leur technologie qui prolonge la durée de conservation des produits.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :

• Les secrets commerciaux peuvent offrir plusieurs avantages. Tant qu'ils restent secrets et adéquatement gérés, ils assurent une protection mondiale, et il y a très peu d'éléments impliqués en dehors des mesures de (cyber) sécurité. La durée de protection n'expire jamais, sauf si le secret commercial est rendu public (intentionnellement ou accidentellement). Les secrets commerciaux apporteront de la valeur s'ils sont correctement catalogués et peuvent générer des revenus de licence sans expiration.
• Par comparaison, une demande de brevet doit décrire l'invention de façon à ce qu'elle puisse être reproduite par une « personne du métier ». Une demande de brevet déposée aux É.-U. est publiée après 18 mois, ce qui signifie qu'elle sera accessible au public dans le monde entier et utilisable gratuitement dans tous les pays où le titulaire du brevet n'a pas demandé de protection. De plus, obtenir un brevet délivré aux États-Unis uniquement peut coûter de 15 000 $ à 120 000 $ (chacun). La protection offerte par un brevet délivré expire après 20 ans, date à laquelle la technologie est libre d'être utilisée par tous.
• L'ingénierie inverse n'est pas illégale. Si un produit est acquis légalement, il peut faire l'objet d'une ingénierie inverse, et tous les secrets commerciaux qu'il contient peuvent être publiés et utilisés librement. Plusieurs entreprises se spécialisent dans l'ingénierie inverse. En comparaison, tout ce qui est breveté ou en instance de brevet sera protégé dans les pays où la protection a été demandée, quelle que soit la manière dont les informations sont obtenues.
• Les secrets commerciaux deviennent un outil utile lorsque les inventions sont exécutées sur un serveur d'infonuagique sécurisé. Si quelqu'un était pour avoir accès au code pour tenter une ingénierie inverse, ce serait un acte illégal qui pourrait être poursuivi en justice.
• Selon Natalie Giroux, présidente de Stratford Intellectual Property : « il est important de se demander si les secrets commerciaux peuvent fournir une protection adéquate avant de déposer une demande de brevet ».
  
  

  Exemple 4 : Une entreprise SaaS vend aux consommateurs du monde entier un matériel unique d'Internet des objets (IdO) pour surveiller la température. Le dispositif IdO dispose d'une technologie unique pour recharger une batterie pendant son utilisation. Le dispositif transmet les données de température à un serveur infonuagique sécurisé pour qu'elles soient traitées, et la transmission est effectuée à l'aide d'un protocole novateur de transmission de données. Le serveur infonuagique exécute un algorithme d'intelligence artificielle qui traite les données pour générer des données dérivées et transformées et envoie un rapport sommaire à une application utilisée par le consommateur. Il s'agit d'un modèle SaaS typique. Dans ce cas, l'innovation dans les dispositifs IdO et le protocole de transmission doivent être protégés par des brevets, car ils pourraient être légalement faire l'objet d'une ingénierie inversée. Cependant, les algorithmes d'intelligence artificielle exécutés sur le serveur infonuagique gagneraient à être conservés comme secrets commerciaux, permettant à l'entreprise de conserver un avantage concurrentiel sur la façon dont les données sont traitées et sur le résumé unique qu'elles fournissent.

Information supplémentaire :

• Pour plus d'informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l'étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur l'exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip