L’importance des clauses d’indemnisation de la propriété intellectuelle
Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.
- Bien qu’un contentieux dans votre pays d’origine soit préférable à des procédures à l’étranger, les entreprises canadiennes impliquées dans des différends juridiques liées à des brevets étatsuniens avec des entités étatsuniennes seront tenues d’accepter un lieu aux États-Unis (É.-U.).
- Historiquement, les plaignants étatsuniens sélectionnaient les lieux les plus susceptibles d’assurer le succès sur la base d’éléments comme les tests de contrefaçon et l’attribution de dommages-intérêts. L’Eastern District du Texas était un choix de lieu populaire parce qu’il était considéré comme favorable aux plaignants, et il représentait près de la moitié de toutes les poursuites pour atteinte à la propriété intellectuelle (PI) au milieu des années 2010 jusqu’en 2017.
- En 2017, l’affaire TC Heartland LLC c. Kraft Foods Group Brands LLC à la Cour suprême des É.-U. a provoqué un changement majeur : les parties défenderesses peuvent être poursuivies que dans les districts où elles sont constituées (« résident ») ou ont établi une entreprise.
- Cependant, l’affaire TC Heartland ne mentionne pas spécifiquement l’effet ou le changement que cela aurait pour les entreprises étrangères.
- Depuis TC Heartland, les affaires se sont déplacées vers des districts où les entreprises sont généralement enregistrées, notamment le Delaware et la Californie du Nord (par exemple, les entreprises de SF/Silicon Valley). L’Eastern District du Texas a connu une baisse des affaires, mais celui de Western Texas enregistre une augmentation, en particulier parmi les entités chasseuses de brevets (NPE).
- Le Delaware est particulièrement populaire et on le considère comme plus neutre par rapport aux deux parties, car il n’y a pas de procédures locales uniques en matière de brevets en cas de litige. Les districts du nord et du centre de la Californie sont considérés comme plus favorables aux parties défenderesses.
- Dans de nombreux scénarios, les entreprises canadiennes peuvent toujours être poursuivies pour contrefaçon de brevet dans n’importe quel district des É.-U.
- Si une entreprise canadienne est poursuivie pour contrefaçon et n’a pas de présence commerciale aux É.-U., l’entreprise canadienne peut être prise au piège dans le lieu choisi par le demandeur. Le demandeur peut même établir des activités dans un district favorable aux demandeurs avant le procès.
- Si, toutefois, l’entreprise canadienne ouvre une filiale aux É.-U., la partie demanderesse peut être (mais pas nécessairement**) obligée de plaider plutôt dans ce district.
** « La loi des É.-U. est encore obscure à propos des lieux dans les affaires de violation quand il s’agit des filiales d’entreprises étrangères aux É.-U. Une entreprise canadienne qui, hier, vient d’enregistrer une coquille vide comme filiale aux É.-U. pourrait très bien se voir refuser une requête de transfert vers son lieu préféré en raison d’un manque de preuve d’entreprise ou de résidence établie dans le district. Il est préférable de planifier et de consulter un expert en litige de brevets dans le district de votre choix », déclare Jordan Pynn, vice-président de Stratford Intellectual Property.
Exemple 1 :CanuckHoser Inc., dont le siège est en Ontario, est un fabricant de widgets ayant des activités exclusivement dans cette province.
USTroll Inc., une entité chasseuse de brevets basée dans l’ouest du Texas et qui détient plusieurs brevets liés aux widgets, estime que CanuckHoser enfreint lesdits brevets et elle décide de poursuivre.
Étant donné que CanuckHoser n’a aucune présence aux États-Unis, USTroll a choisi de déposer sa plainte dans le Western District du Texas, où il s’attend à une issue favorable.
Alternative : CanuckHoser enregistre une deuxième personne morale, et celle-ci à San Francisco, en Californie. Désormais, si USTroll souhaite intenter une action en justice, il peut être tenu de déposer une demande dans le Northern District de la Californie. Étant donné que le NDCA est considéré comme plus favorable à la partie défenderesse, USTroll pourrait y songer à deux fois avant de décider s’il est prudent d’aller de l’avant avec l’affaire, sous réserve de la mise en garde ci-dessus.
Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :
- Lorsque vous entamez des activités aux États-Unis, songez à le faire d’une manière qui serait considérée comme suffisante pour établir la résidence, en gardant à l’esprit l’impact que cela pourrait avoir sur d’autres considérations commerciales.
- Tenez compte de l’emplacement de la nouvelle entité aux É.-U. et comment elle est liée avec les tribunaux de district et leurs règles locales en matière de brevets.
- Tenez compte des endroits qui sont historiquement plus favorables aux parties défenderesses.
- Songez à trouver des plaideurs en PI dans le district étatsunien de votre choix pour trouver celui qui convient le mieux à votre affaire et qui sait bien se débrouiller dans les procédures locales en matière de brevets.
- Si vous êtes la partie demanderesse, tenez compte de l’emplacement de la partie défenderesse et de la manière dont cela peut affecter le choix du lieu et les chances de succès.
Information additionnelle :
- Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip
