Facteurs concernant la confusion des marques

1. Lorsque vous tentez d’enregistrer une marque aux É.-U., vous ne pourrez pas obtenir un enregistrement si une marque déposée ou enregistrée antérieurement et appartenant à un autre requérant existe déjà auprès de l’US Patent and Trademark Office (USPTO). Ceci a pour but d’éviter ce que l’on appelle la « confusion des marques » parmi les consommateurs. 
2. Même si vous ne faites pas de demande d’enregistrement de marque et choisissez plutôt une marque non déposée, vous risquez de porter atteinte à la marque de votre concurrent si ce dernier a utilisé ou déposé aux É.-U. une demande de marque pour une marque semblable pouvant prêter à confusion avant que vous ayez commencé à utiliser la marque aux É.-U. 
3. Après avoir déposé votre demande de marque auprès de l’USPTO, un examinateur évaluera la demande de marque pour déterminer si elle remplit les conditions d’enregistrement. Si l’examinateur estime que votre demande de marque prête à confusion avec une demande de marque déposée antérieurement, il suspendra votre demande de marque jusqu’à ce que la demande de marque déposée antérieurement soit abandonnée ou enregistrée. Si l’examinateur estime que la marque est semblable au point de prêter à confusion, vous recevrez une action de l’office dans laquelle on refusera votre demande en raison de la confusion. Vous pourrez répondre à cette action de l’office pour contester l’évaluation de l’examinateur. 
4. Dans le cas où l’USPTO approuve votre demande de marque, soit parce qu’il n’a pas trouvé de marques similaires antérieures, soit parce que vous avez pu réfuter une objection de confusion, un concurrent peut toujours s’opposer à votre demande de marque dans les 30 jours qui suivent l’annonce et déposer des arguments /preuves que votre marque est semblable au point de prêter à confusion. 
5. Comment la « confusion » est-elle déterminée aux É.-U. ? Si deux marques sont suffisamment semblables et que les types de produits/services auxquels elles s’appliquent sont liés de telle manière qu’il est probable que les consommateurs puissent croire à tort qu’elles proviennent de la même source. 
6. Lorsqu’un examinateur évalue l’existence d’un risque de confusion entre deux marques, il évaluera les ressemblances et les différences entre les deux marques dans trois domaines - leur sonorité lorsqu’elles sont prononcées, leurs ressemblances visuelles et leur impression commerciale d’ensemble pour les consommateurs. Il n’est pas nécessaire que les marques soient identiques pour qu’elles présentent un risque élevé de confusion.

   Exemple 1 : En 2005, Palm Bay Imports n’a pas réussi à obtenir un enregistrement de marque pour le nom VEUVE ROYALE comme nom de son vin mousseux. Étant donné qu’une marque existe déjà pour VEUVE CLICQUOT (déposée par Veuve Clicquot Ponsardin) et s’applique à une classe semblable de produits et services, le tribunal a jugé que l’existence de VEUVE ROYALE comme marque serait susceptible de prêter à confusion, notant que la présence de VEUVE, un « terme distinctif fort, comme premier mot dans les marques rend celles-ci semblables, en particulier à la lumière de la signification largement élogieuse du mot ROYALE. »

   Exemple 2 : Dans une affaire entre Hewlett-Packard Company et Packard Press Inc., le tribunal a établi que l’enregistrement existant de la marque Hewlett Packard et la demande de marque déposée pour PACKARD TECHNOLOGIES véhiculaient des impressions commerciales semblables, malgré le fait que « chaque marque utilise PACKARD dans un contexte légèrement différent. » Le tribunal a statué qu’étant donné que les produits et services des deux parties « semblaient être au moins tangentiellement liés », les marques ont été jugées suffisamment semblables pour favoriser un risque de confusion.

   Exemple 3 : Les deux marques ci-dessous seraient probablement considérées comme similaires au point de prêter à confusion parce qu’elles donnent la même impression commerciale, même si une marque est accompagnée d’un texte clair.

   
7. Pour enregistrer une marque, les requérants doivent indiquer les produits ou services sur lesquels ils utilisent ou ont l’intention d’utiliser leurs marques. Ceci a également une très grande influence dans l’évaluation du risque de confusion. Il est possible que des marques semblables ou identiques coexistent, si les secteurs et les biens ou services pour lesquels elles sont utilisées sont suffisamment distincts pour qu’il y ait peu de chance de confusion ou qu’elles proviennent d’une source commune.

   Exemple 4 : DOVE est une marque utilisée par Unilever pour du savon et des produits de soins personnels. Une marque de DOVE est également enregistrée par Mars Incorporated en relation avec une marque de chocolat qu’ils vendent. Les deux requérants ont pu obtenir leurs droits de marque respectifs parce qu’ils ont des activités dans des secteurs différents.

   Exemple 5 : MORTON'S pour les craquelins de blé et le pain au miel, et MORTON pour le fromage, sont susceptibles de prêter à confusion, car les deux noms s’appliquent à des produits alimentaires apparentés.

8. Plusieurs autres conditions doivent être prises en compte lors de l’évaluation du risque de confusion :
   • La ressemblance ou la dissemblance des circuits commerciaux établis et susceptibles de se poursuivre. Par exemple, les produits pour bébés et le ciment ont des circuits commerciaux et des clients totalement différents.
   • Les conditions (achat impulsif ou achat sophistiqué et prudent) dans lesquelles les décisions d’achat sont prises, ainsi que les acheteurs à qui ces ventes sont faites (p. ex., une décision aussi importante que le choix d’une résidence pour personnes âgées sera prise après réflexion et recherche afin que les consommateurs potentiels puissent différencier les marques semblables et que celles-ci ne soient pas susceptibles d’être confondues.
   • Le nombre et la nature des marques semblables utilisées sur des produits semblables. Lorsqu’il y a de nombreuses marques semblables pour des produits semblables (par exemple, « Smoking Hot » pour des cosmétiques), les consommateurs apprennent à différencier les différentes marques de sorte qu’elles soient moins susceptibles d’être confondues.
   • L’existence d’un accord de consentement valide entre le requérant et le propriétaire de la marque précédemment enregistrée. Ces accords de consentement ne lient pas l’examinateur de marques, mais doivent se voir accorder un poids substantiel dans son évaluation. Assurez-vous d’impliquer votre avocat des É.-U. en matière de marques lors de la rédaction de l’accord de consentement pour vous assurer qu’il est correct et complet.
9. Une marque fortement évocatrice des produits et services avec lesquels elle est utilisée (p. ex. Golf City pour le golf)) ou des marques qui sont utilisées très couramment peuvent faire l’objet d’une protection ayant une portée plus restreinte qu’un mot entièrement arbitraire ou inventé (p. ex. Apple, utilisé pour les logiciels, les téléphones, les ordinateurs portables, etc., est un mot arbitraire et « Kodak » est un mot inventé). Une marque si faible peut prétendre à la protection de la marque seulement contre l’enregistrement d’une marque semblable pour des produits ou services étroitement liés.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes concernant la confusion des marques lors de l’enregistrement aux É.-U:

• Avant d’établir votre nom de marque, vérifiez si votre marque est disponible dans les compétences administratives qui vous intéressent en effectuant des recherches en ligne et dans les bases de données des marques. En faisant cela, vous pouvez éliminer le besoin d’un futur changement de marque au cas où vous portez atteinte à une marque existante. 
• Lorsque vous choisissez le nom de votre marque, choisissez-en un qui soit aussi distinctif que possible. Un nom de marque distinctif vous offrira une protection de plus grande portée et réduira le risque qu’il y ait des marques antérieures semblables pouvant prêter à confusion.  
• Selon Kim Capiau, agente de marques de commerce enregistrées chez Stratford Intellectual Property, « Votre marque est précieuse et permet aux gens de distinguer vos produits et services de ceux des autres. Trouver un nom de marque distinctif après une recherche d’autorisation permet à votre marque de devenir précieuse et réduit les risques de perte de revenus. »

Information additionnelle :

• Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip
• La base de données des marques aux É.-U. est disponible sur uspto.gov/trademarks/search