Contrat de travail et propriété de la propriété intellectuelle

1. Une idée fausse courante en matière de droits de la propriété intellectuelle (PI) est que si vous payez pour la recherche et développement, votre entreprise sera propriétaire de la PI, mais ce n’est pas nécessairement aussi simple que cela. Il est impératif d’avoir des clauses de cession et de propriété de la PI dans vos contrats d’employés pour vous assurer qu’il n’y a aucun doute sur la propriété. 
2. Lorsque vous embauchez des étudiants, des étudiants diplômés ou des professeurs d’université, il peut y avoir des facteurs de propriété de la PI qui sont propres à l’université. Chaque université aura probablement des règles différentes de propriété de la PI (et cela peut également varier selon le poste, c.-à-d. étudiant ou professeur) ; par conséquent, il est essentiel de vérifier les règles de licence spécifiques à l’université et de négocier une cession avant d’engager. 
3. Les facteurs relatifs au contrat devraient s’étendre au-delà des seuls employés, et des précautions semblables devraient être prises avec les fondateurs. Cela aidera à atténuer les risques si l’un des fondateurs devient mécontent et décide de partir. 
4. Le statut d’inventeur est un concept très important, et les droits de statut d’inventeur sont protégés/appliqués par la plupart des offices de brevets. Le nom d’un contributeur ne peut pas être supprimé d’une demande de brevet parce qu’il ne coopère pas (cela peut entraîner l’invalidation du brevet), ce qui rend impératif l’obtention d’un plan de rechange. 
5. Dans les accords, les clauses contractuelles doivent être rédigées de manière à pouvoir être utilisées à l’office des brevets à la place d’une signature afin d’atténuer les risques dans les cas où quelqu’un refuserait de signer de futurs documents liés à la PI. Voici des exemples de clauses qui pourraient être incluses :
   • Cession à l’entreprise des droits de PI (y compris une définition complète de ce qui constitue la PI).
   • Les obligations survivent et restent en vigueur avec un changement de rôle ou après avoir quitté l’entreprise pour quelque raison que ce soit.
   • Le contrat d’employé peut être utilisé comme une sous-procuration.
6. Afin de garantir une valeur maximale aux actifs de l’entreprise, il est recommandé d’inclure des clauses relatives au droit de rétrocession de la PI. Cela protégera/transférera les droits de propriété appropriés en cas de compagnie dérivée, de fusion ou d’acquisition, ce qui permettra de maintenir la chaîne de propriété du titre.

   Exemple 1 : L’entreprise A a inclus des clauses de propriété de PI dans son contrat d’employé. Les clauses de propriété de la PI étaient explicites dans la définition du type de PI et la possibilité d’être utilisées comme substitut. Lorsqu’un employé est parti et a refusé de coopérer à la signature de documents officiels, l’accord de l’employé pouvait être utilisé dans une déclaration faute de répondant, permettant ainsi à l’entreprise A de conserver ses droits auprès de l’Office des brevets et des marques.

7. Comme le monde du travail moderne n’est plus du 9 à 5 pour les travailleurs du savoir, la propriété intellectuelle peut être développée à tout moment. Par conséquent, la clarification des processus et de la propriété de la PI créée pendant le temps de travail pour l’entreprise par rapport à son propre temps, en particulier lorsqu’il s’agit du même domaine technique, est essentielle.

   Exemple 2 : L’entreprise ABC a mis au point et lancé une appli avec un code et une technologie qui sont exclusifs pour faire le suivi et surveiller les progrès de la condition physique des utilisateurs et en rendre compte. L’employé A est l’inventeur/programmeur de l’appli. Après avoir parlé avec son gestionnaire, l’employé A a créé une entreprise virtuelle de dégustation de vin sans problème de conflit lié à la PI. Si elle avait travaillé à quelque chose dans le même domaine technique, notamment une application de surveillance cardiaque, les règles de propriété auraient été moins claires.

8. Les droits de PI ne se limitent pas à la simple propriété de la PI/du brevet. Il y a de nombreux autres éléments importants liés à la PI qui doivent être abordés dans un contrat de travail, y compris des accords solides de confidentialité qui devraient couvrir les secrets commerciaux et autres informations commerciales sensibles.
9. Compte tenu de ce qui est en jeu, les contrats de travail doivent être rédigés et révisés par un avocat spécialisé en droit du travail dans la compétence administrative dans laquelle ils s’appliquent. Idéalement par un cabinet d’avocats qui a également une expertise en PI.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes concernant les contrats de travail et la propriété de la PI :

• La propriété de la PI n’est pas automatiquement conférée à une entreprise pour les idées développées par ses employés. Toujours inclure des clauses dans les contrats et accords qui traitent des droits de PI. 
• Lorsque vous travaillez avec des universités, tenez compte de la politique de propriété de la PI qui est spécifique à cette université. Il y a beaucoup de facteurs en jeu dans ce contexte qui peuvent influencer les politiques de propriété, et cela varie d’une institution à l’autre. Les accords signés et en place avant la collaboration peuvent résoudre ce problème en cédant expressément la propriété, soit conjointement, soit spécifiquement. 
• La gestion de la propriété intellectuelle ne se limite pas à couvrir la propriété de la PI. Les contrats de travail doivent inclure de solides accords de confidentialité couvrant les secrets commerciaux et autres informations commerciales sensibles. 
• Ne comptez pas sur des relations cordiales ou des promesses de coopération de la part des fondateurs/employés qui quittent l’entreprise et mettez tout par écrit. 
• Faites appel à un expert. Il peut être tentant d’utiliser des modèles génériques que l’on peut trouver en ligne, mais ceux-ci peuvent ne pas être suffisants.
• Selon Myriam Davidson, directrice de l’engagement chez Stratford Intellectual Property, « Le fait d’avoir des clauses complètes de propriété de la PI dans les accords des employés et des fondateurs vous mettra sur la bonne voie pour maximiser la valeur de la PI de votre entreprise. »

Information additionnelle :

• Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip