Facteurs relatifs à la Bayh Dole Act et impact sur les projets communs de recherche et développement Canada-États-Unis

1. La Bayh Dole Act ou Patent and Trademark Law Amendment Act est une législation bipartite des États-Unis (É.-U.) promulguée en 1980. Le nom de la loi provient des deux sénateurs qui ont présenté et parrainé le projet de loi : Birch Bayh (D-IN) et Bob Dole (R-KS).
2. La Bayh-Dole légifère sur les inventions résultant en tout ou en partie de la recherche financée par le gouvernement fédéral.
3. Avant la Bayh-Dole, les agences gouvernementales assumaient la propriété des inventions réalisées ou mises en pratique grâce à un financement fédéral. Cela a fait en sorte que le gouvernement était titulaire de dizaines de milliers de brevets, mais a entraîné une faible commercialisation. La Bayh-Dole fournit une politique uniforme dans toutes les agences fédérales.
4. La Bayh-Dole visait à stimuler l'innovation étatsunienne, en donnant aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif comme les universités et les laboratoires de recherche le contrôle de la PI afin de commercialiser les inventions/d'effectuer la transformation en produit(s) commercial(aux).
5. On attribue à la Bayh-Dole le fait d'avoir aidé à mettre au point des centaines de nouveaux médicaments et à développer des milliers de jeunes entreprises qui apportent des centaines de milliards en valeur économique.
6. Le bénéficiaire du financement peut choisir de ne pas conserver le titre (protéger, rechercher la propriété) des inventions en question. Dans le cas où l'organisme gouvernemental qui parraine refuse également la propriété du titre, la propriété des inventions revient aux inventeurs originaux.
7. Les bénéficiaires du financement doivent suivre certaines directives pour se conformer à la Bayh-Dole. La plupart de celles-ci concernent des délais stricts pour faire rapport au gouvernement sur des éléments comme les inventions créées ou mises en pratique, la propriété du titre, l'abandon du traitement de la demande/de la protection.
8. Les demandes de brevet pour des inventions issues de la recherche financée par le gouvernement fédéral doivent inclure le numéro de contrat gouvernemental et l'organisme gouvernemental qui peut avoir des droits.
9. L'organisme gouvernemental qui parraine doit recevoir une licence non exclusive et non transférable.
10. Toute invention qui sera utilisée ou vendue aux É.-U. doit également faire l'objet d'efforts raisonnables pour être substantiellement fabriquée aux É.-U. également. Des mesures peuvent être prises pour renoncer à ces mesures, et les inventions Bayh-Dole peuvent être autorisées à être fabriquées/vendues sur des marchés étrangers comme le Canada.
11. Les accords de financement fédéraux avec des organismes à but non lucratif doivent inclure une clause standard sur les droits de brevet. Cette clause doit être incluse dans tous les contrats de sous-traitance connexes.
12. Le non-respect de l'une des exigences de la Bayh-Dole (p. ex., le manquement à divulguer) donne à l'organisme gouvernemental le droit de prendre le titre de propriété de l'entrepreneur. Dans de tels cas, l'entrepreneur perd TOUS les droits sur la PI, même le droit de mise en pratique.
13. Le gouvernement a également des « droits d'intervention » qui transfèrent effectivement au gouvernement l'autorité de l'activité du bien. Ces droits ne s'appliquent que dans certaines situations et n'ont jamais été exercés par le gouvernement. Les droits d'intervention ne sont pas utilisés pour contrôler les prix.
14. Les droits d'intervention peuvent être déclenchés si un entrepreneur/titulaire n'applique pas l'invention dans un délai raisonnable, si la santé ou la sécurité de la nation sont en jeu, ou si le produit résultant n'est pas fabriqué principalement aux É.-U. Dans ces cas, le gouvernement accorderait une licence à une tierce partie de confiance pour mener à bien l'action nécessaire.
    
    

    Exemple 1 : Dans le contexte d'une urgence nationale, si un brevet existe sous la Bayh-Dole et qu'il inclut des composants clés qui pourraient aider le gouvernement à faire face à l'urgence, mais que le titulaire du brevet n'a ni l'envie, ni les relations ni le financement pour fabriquer aux É.-U. dans un délai raisonnable, l'agence gouvernementale en cause pourrait concéder le brevet à un fabricant local pour accélérer le délai de mise à disposition de la technologie pour la production.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :

• Les entreprises canadiennes établissant des partenariats avec une entité des É.-U. doivent être conscientes de l'impact de la loi Bayh-Dole.
  • Contrats :
    1. L'entreprise canadienne doit examiner en détail les sources de financement de l'entité des É.-U. avant de s'engager dans une recherche et développement (R&D) commune, y compris tout contrat pertinent d'agence du gouvernement des É.-U., et à quelle(s) invention(s) le financement s'applique ou pourrait s'appliquer pour de futures inventions. Il est important de s'assurer que le partenaire s'est pleinement conformé aux exigences de la Bayh-Dole et qu'il est paramétré pour continuer à se conformer.
    2. Si elle embauche un étudiant des É.-U., l'entreprise canadienne doit s'assurer que le travail de l'étudiant n'est pas soumis à la Bayh-Dole par son université d'origine par le biais d'une subvention fédérale ou d'un autre financement fédéral. Si la Bayh-Dole est en vigueur, l'entreprise canadienne devrait clarifier auprès de l'entité des É.-U. comment les inventions seront inscrites et qui en sera le propriétaire.
    3.  Si la R&D commune comprend du travail de l'entité des É.-U. qui est financé au moins en partie par une agence du gouvernement des É.-U., la clause standard relative aux droits de brevet doit être incluse dans le contrat de sous-traitance.
    4. Avant de signer un accord de R&D en commun, l'entreprise canadienne doit faire preuve de diligence raisonnable pour s'assurer que les contrats des employés de l'entité des É.-U. incluent des clauses permettant d'attribuer toute la propriété de la PI à l'entité des É.-U, évitant ainsi les problèmes de propriété compliqués. Les contrats de recherche et les contrats des employés devraient également exiger la divulgation en temps opportun des inventions potentielles.
    5. En choisissant la propriété du titre, l'entité des É.-U. a les premiers droits de propriété de la PI du travail si la recherche est financée en tout ou en partie par le gouvernement des É.-U. L'entreprise canadienne doit demander une licence/des redevances à l'entité des É.-U. ainsi qu'une licence et des redevances exclusives sur toute PI canadienne ou étrangère afférente.
    6. L'entreprise canadienne doit s'assurer que des efforts seront déployés par l'entité des É.-U. pour minimiser la probabilité que le gouvernement des É.-U. exerce les droits d'intervention ou retire le titre au partenaire des É.-U.
  • Opérations et transparence – L'entreprise canadienne doit s'assurer d'établir des processus et une gouvernance pour :
    1. Faire le suivi séparément de toute PI soumise à la Bayh-Dole ; préparez-vous à en faire rapport au gouvernement. Soyez particulièrement attentif aux délais.
    2. Signaler au stade de la divulgation les inventions potentielles qui s'appliqueraient en vertu de la Bayh-Dole.
    3. Signaler l'activité et les intentions de PI qui en résulte de toute invention de la Bayh-Dole.
    4. Signaler toutes les inventions, la propriété du titre, l'intention de protéger avec une PI officielle.
    5.  Informer le gouvernement de tout changement (PI déposée, intention de déchéance, PI accordée/émise, etc.).
    6. Tous les rapports doivent être ponctuels (selon les calendriers de la Bayh-Dole) et transparents.
    7. La PI déposée comprend un avis de financement fédéral utilisé, avec le numéro de contrat et les droits potentiels du gouvernement. (voir #8 ci-dessus).
  • Selon Jordan Pynn, vice-président de Stratford Intellectual Property : « Les brevets pour des inventions mises au point par des entreprises canadiennes grâce au financement fédéral des É.-U., soit directement, soit par l'intermédiaire d'un partenaire des É.-U., peuvent être considérés comme un investissement plus risqué et feront l'objet d'examens plus rigoureux dans le cadre d'une diligence raisonnable. Une solide stratégie de gestion de la PI qui comprend une divulgation et une maintenance appropriées de ces biens contribuera à réduire les éventuels pièges en matière de fusions et acquisitions et de financement. »

Information additionnelle:

• Pour plus d'informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l'étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur l'exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip