Facteurs liés aux demandes provisoires de brevet aux États-Unis

1. Les demandes provisoires sont particulières aux États-Unis (É.-U). Elles peuvent être utilisées pour garantir une date de priorité fondée sur un document et des dessins qui n'ont pas à répondre aux mêmes exigences de dépôt et au même niveau de détail qu'une demande de brevet conventionnelle.
2. Une demande provisoire doit être convertie en demande conventionnelle dans les 12 mois, sinon la date de priorité est perdue. Il n'existe pas de « brevet provisoire », car la demande provisoire n'est jamais examinée et n'aboutira jamais à la délivrance d'un brevet.
3. Une demande provisoire n'est pas publiée. Par conséquent, si elle n'est pas convertie en une demande conventionnelle, l'innovation qu'elle couvre peut rester un secret commercial.
4. Lorsqu'une demande provisoire est déposée, « brevet en instance » peut être utilisé. Gardez à l'esprit que le terme doit être supprimé si la demande provisoire n'est pas convertie en un dépôt conventionnel.
5. Le dépôt d'une demande provisoire n'épargne pas de coûts, mais retarde légèrement l'investissement. En fait, le coût global finit par être plus élevé au bout du compte. Une demande provisoire aux É.-U. coûte 150 $ US et les frais de dépôt conventionnels sont d'environ 830 $ US (pour une petite entité). Il n'y a pas de rabais lors de la conversion d'un dépôt conventionnel depuis une demande provisoire.
6. Lorsque la demande provisoire est déposée, elle n'est pas placée en file d'attente pour examen. Par conséquent, le temps qu'elle reste dans l'état provisoire (jusqu'à 1 an) retarde la délivrance du brevet.
7. L'avantage d'une demande provisoire aux É.-U. est de garantir une date de dépôt précoce (date de priorité) tout en continuant à faire de la recherche/développement. La date de priorité est utilisée par l'examinateur pour évaluer l'inventivité de la demande par rapport aux brevets existants ou aux publications antérieures à la date de priorité.
   
   

   Exemple 1 : Disons que vous inventez un nouveau concept en janvier et que vous déposez une demande provisoire pour le sécuriser. En mai, vous avez fait suffisamment de progrès dans votre invention, de sorte que vous déposez une autre demande provisoire pour couvrir les nouveaux éléments, et vous faites de même en septembre. Lorsque l'échéance de 12 mois arrive en décembre, vous combinez les 3 demandes provisoires en une seule demande conventionnelle. Dans ce cas, la date de priorité des revendications dépendra du matériel auquel la revendication fait référence. Par exemple, une réclamation qui comprend des éléments ajoutés en septembre sera examinée par rapport à l'antériorité qui existait jusqu'à la date de dépôt en septembre.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :

• Sachez qu'il y a des risques associés à l'utilisation d'une demande provisoire aux É.-U.
• Par exemple, selon Natalie Giroux, présidente de Stratford Intellectual Property : « Une demande provisoire déposée rapidement donne un faux sentiment de sécurité. Il faut veiller à rédiger au moins quelques revendications pour s'assurer que la demande a un soutien approprié pour tous les éléments essentiels de l'invention. »
• Il est extrêmement important que la demande provisoire soit suffisamment détaillée. Ajouter des informations qui ne peuvent pas être étayées par ce qui a été déposé dans la demande provisoire vous expose au risque que la validité du brevet délivré puisse être contestée ou que l'examinateur trouve plus d'antériorité (entraînant la perte ou la diminution de vos droits de propriété intellectuelle).
• Si le dépôt d'une demande provisoire est la meilleure stratégie, il est prudent de s'assurer que la demande provisoire est aussi proche que possible d'une demande conventionnelle (essentiellement prête pour la demande conventionnelle). Il est également important de s'assurer que l'invention est entièrement décrite avec suffisamment de détails et que toute variation et tous les modes de réalisation ont été couverts. Notez qu'une présentation PowerPoint est rarement suffisante pour assurer une protection adéquate.
• Envisagez de demander à un agent de brevets de rédiger les revendications, et prenez le temps de vous assurer que tous les éléments essentiels sont bien inclus dans la description. Le temps investi au début n'est pas perdu et augmentera considérablement la valeur du brevet final.
• Tout élément divulgué publiquement qui n'est pas couvert par la demande provisoire sera considéré comme antériorité dans les pays étrangers.
• Lorsqu'elles sont faites correctement, les demandes provisoires ont l'avantage d'ajouter un an de protection à l'invention. La date d'expiration de la protection est calculée en fonction de la date de dépôt de la demande conventionnelle.
• Gardez à l'esprit qu'il est toujours judicieux de demander un avis juridique avant de décider comment traiter votre propriété intellectuelle (PI). Cela vous aidera à prendre une décision éclairée et à savoir à quoi vous attendre.
  
  

  Exemple 2 : Disons que vous inventez un nouveau type de tête de vis. Vous vous hâtez de déposer une demande de brevet provisoire avec diverses photos de la tête de vis et une description rapide. Vous commencez à commercialiser le produit (le nouveau type de vis avec un tournevis correspondant) ce qui amène les concurrents à vendre des contrefaçons ; vous ne pouvez toutefois pas faire valoir vos droits tant que le brevet n'est pas délivré.

  Onze mois plus tard, vous décidez de déposer la demande conventionnelle. Votre agent de brevets se rend compte que la demande provisoire n'avait aucune description du tournevis nécessaire pour rendre la nouvelle vis utile. L'agent ajoute tout le matériel nécessaire et rédige une réclamation qui combine la vis et le tournevis (car une vis seule n'est pas jugée utile). Lorsque l'examinateur effectue une recherche, il constate les produits contrefaits de vos concurrents qui sont vendus et cite ceux-ci comme antériorité par rapport à votre dépôt, ce qui empêche la délivrance du brevet et vous avez perdu votre revendication à tout droit de propriété intellectuelle. Si le tournevis avait été correctement décrit dans la demande provisoire, le brevet aurait pu être délivré et les droits sur le produit pourraient être appliqués pendant 20 ans.

Information additionnelle :

• Pour plus d'informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l'étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur l'exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d'informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip