Facteurs liés au marquage d’articles brevetés aux États-Unis
Avis de non-responsabilité : Les informations de cette fiche documentaire sont fournies uniquement à titre de ressource pédagogique et ne doivent pas être interprétées comme des conseils juridiques.
- Le marquage d’articles brevetés est un avis visuel à l’intention du public indiquant que vous détenez des droits de propriété intellectuelle sur une œuvre de création, un produit, un service, un design ou une marque. Il y a trois avantages à indiquer le numéro de brevet de la propriété intellectuelle (PI) :
- Sert à aviser le public et les concurrents que vous possédez (ou êtes en train d’obtenir) des droits de PI associés à un produit ou à une œuvre, ce qui peut prévenir, ou au moins décourager, une violation
- En cas d’infraction, le marquage d’articles brevetés facilite souvent la requête en dommages-intérêts et, dans certains cas, le contrefacteur sera réputé avoir été au courant de vos droits en vertu d’une indication appropriée de PI (voir #6)
- L’utilisation de « brevet en instance » ou l’identification des brevets délivrés sur votre produit indique qu’il est novateur, ce qui, pour les consommateurs, peut le rendre plus attrayant à acheter ou inciter davantage les investisseurs à le soutenir
- Traditionnellement, les droits de PI relatifs aux brevets et aux designs industriels étaient indiqués directement sur le produit ou l’emballage. Cela était fait soit en apposant les mots « brevet en instance » ou « brevet » suivi du numéro du brevet.
- Les titulaires de PI ont désormais la possibilité d’afficher des informations relatives au marquage d’articles brevetés sur leur site Web. Connue sous le nom de « marquage virtuel », cette pratique permet au titulaire du brevet de marquer le produit en utilisant Patent ou Pat. et l’adresse Internet. Pour être considéré comme un « avis implicite » (voir #6), le site Web doit être facilement accessible et inclure toutes les informations pertinentes, notamment le numéro de brevet, l’année, le propriétaire et les produits couverts par le brevet. Bien que cela ne soit pas obligatoire, il est conseillé de préciser le moment de la dernière mise à jour.
- En plus des brevets délivrés, les demandes publiées doivent être incluses et mises à jour lors de la délivrance. La liste doit être basée sur chaque produit/service.
- Il est important de retirer de la liste tous les brevets expirés ou abandonnés, car les pénalités sont très lourdes en cas de fausse indication. Associer des brevets aux mauvais produits peut également être considéré comme une fausse indication.
- Le marquage d’articles brevetés sert à ce que l’on appelle « avis implicite » aux États-Unis. En cas de contentieux, et en l’absence d’indication appropriée, un contrefacteur n’est généralement tenu d’indemniser les dommages qu’après avoir été informé de l’infraction par le titulaire du brevet (avis approprié). Même en cas de violation accidentelle, le contrefacteur est réputé avoir eu connaissance du brevet en vertu du marquage d’articles brevetés.
- En cas de litige, l’avis implicite signifie que le titulaire du brevet n’a pas à prouver quand le contrefacteur a été officiellement avisé de la violation, ce qui améliore le potentiel de recouvrement des dommages-intérêts. Le titulaire du brevet pourrait récupérer jusqu’à 6 ans de dommages antérieurs, quelle que soit la date à laquelle le contrefacteur a reçu l’avis de la part du titulaire du brevet.
- Pour les dessins industriels, le Canada utilise une politique semblable dans la Loi sur les dessins industriels, mais il n’a pas de disposition officielle pour les brevets d’invention. Dans un cas de violation présumée aux brevets d’invention, le titulaire du brevet a droit à des dommages-intérêts pour violation passée, qu’il y ait eu indication ou non; cependant, il est toujours de bonne pratique d’utiliser marquage d’articles brevetés au Canada pour les autres avantages qui ont été mentionnés.
Exemple : Rembrandt Wireless a assigné Samsung Electronics en justice aux É.-U. pour violation de deux de ses brevets de Bluetooth. Le jury a accordé 15,7 millions de dollars de dommages-intérêts à Rembrandt; cependant, Samsung a fait appel de la décision au motif que Rembrandt avait concédé sous licence l’un des brevets à une tierce partie (Zhone Technologies), mais n’exigeait pas que le titulaire de la licence indique les numéros de brevet applicables sur ses produits. Le Federal Circuit a donné raison à Samsung et a réduit le montant décerné pour n’inclure que les dommages subis après qu’un avis approprié eut été donné, vu qu’il n’y avait pas de marquage d’articles brevetés pouvant servir d’avis implicite. Cela a réduit le montant que Samsung devait payer à Rembrandt de plus de 4 millions de dollars.
Facteurs clés pour les entreprises canadiennes :
- Bien qu’il n’y ait aucune exigence du marquage d’articles brevetés au Canada pour les brevets d’invention, il est important de mettre en œuvre un processus afin de procéder au marquage d’articles brevetés pour tous les brevets pertinents pour chaque produit/service, que ce soit virtuellement ou sur le produit, et de garder ces indications à jour, surtout si vous souhaitez prendre de l’expansion aux États-Unis pour les raisons décrites ci-dessus.
- Dans le cas des collectionneurs de brevets (Non-Practicing Entities ou NPE - une entreprise qui sécurise les droits de brevet, mais ne pratique pas l’invention brevetée), ceux-ci assument la charge de démontrer la conformité aux lois relatives au marquage d’articles brevetés lors de la demande de dommages-intérêts préalables. Puisqu’ils n’ont aucun produit sur lequel ils peuvent faire le marquage d’articles brevetés, même virtuellement, une NPE doit prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que ses licenciés fassent le marquage d’articles brevetés des produits qu’ils concèdent.
- Selon Natalie Giroux, présidente de Stratford Intellectual Property, « le marquage d’articles brevetés est généralement un facteur lors de la diligence raisonnable et peut avoir une incidence sur l’évaluation de l’entreprise.»
Information additionnelle :
- Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
- Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip
