Embaucher des employés et des entrepreneurs aux États-Unis

• 1. Lorsqu’elles font de l’embauche locale aux États-Unis (E.U.), les entreprises canadiennes doivent peser les exigences et l’impact liés à l’embauche d’employés par rapport à des entrepreneurs, même si les deux peuvent effectuer un travail semblable.
  • Par exemple, si une entreprise embauche des employés, elle doit respecter les lois sur l’emploi et le travail, et les employeurs doivent retenir l’impôt sur le revenu, la sécurité sociale et Medicare, ainsi que payer l’assurance emploi, alors que ces charges n’ont pas besoin d’être payées dans le cas d’entrepreneurs indépendants.
  • Différents tests sont utilisés pour déterminer si une personne est considérée comme un employé ou un entrepreneur. À un échelon élevé, la différence est basée sur le degré de contrôle qu’une organisation a sur l’individu. De plus amples informations sur la classification d’une personne comme employé ou comme entrepreneur sont disponibles sur le site Web de l’Internal Revenue Service (en anglais seulement). Il est également important de noter que chaque État a d’autres critères qui établissent si un individu est considéré comme un employé ou comme un entrepreneur. De plus amples informations peuvent être trouvées auprès des bureaux nationaux du travail (en anglais seulement).
  • Si vous ne savez pas si une personne sera un employé ou un entrepreneur en vertu des règles de l’État, demandez l’aide d’un expert.
• 2. Une clause de propriété écrite qui cède la propriété intellectuelle (PI) créée par un individu au cours de son mandat dans l’entreprise est essentielle à la propriété de la PI d’une entreprise. Sans accord, l’employé ou l’entrepreneur peut avoir la propriété de la PI, même s’il a été embauché pour innover. Par conséquent, que l’individu soit considéré comme un employé ou comme un entrepreneur, la gestion intentionnelle des droits de PI et de la propriété est primordiale. 
• 3. Pour les employés, notre fiche documentaire sur le contrat de travail et la propriété de la PI décrit les facteurs à prendre en compte lors de l’élaboration d’accords avec les employés concernant la propriété et la gestion de la PI. 
• 4. Dans certains scénarios, les employés conservent la propriété de leur PI. Si la PI entre dans le cadre des innovations pour lesquelles l’entreprise a la propriété dépendra de deux facteurs : si elle a été développée dans le cadre de l’emploi, et la façon dont elle est liée à la recherche et développement actuels et futurs de l’entreprise et à l’implication de l’employé à cet égard. 
• 5. Il est recommandé d’effectuer régulièrement des séances d’exploration de la PI avec les employés afin de repérer et de saisir la PI qui sera développée ou cédée à l’entreprise. Dans le même ordre d’idées, c’est une bonne pratique d’obtenir régulièrement une liste des PI que l’employé pense détenir afin d’éviter de (futurs) désaccords. 
• 6. Pour les entrepreneurs, la PI générée peut leur appartenir même si elle a été développée dans le cadre d’une embauche. Par conséquent, il est recommandé que les clauses de cession de la PI soient incluses dans l’accord d’embauche et que la PI développée dans le cadre de l’embauche (PI d’aval) soit la propriété exclusive de l’entreprise, libre de toute redevance ou licence. 
• 7. Il est important de discuter et de définir clairement la PI et la façon dont elle sera traitée. Il y a différents types de propriété intellectuelle qui doivent être pris en compte.
  • La PI d’amont est une PI préexistante qui est pertinente dans l’optique de l’embauche et qui est fournie par les parties au début du projet.
  • La PI d’aval est pertinente et produite au cours de l’emploi.
  • La PI préexistante acquise parallèlement à un projet peut être pertinente dans l’optique de l’emploi, mais elle est produite à l’extérieur du projet et est généralement exclue de la cession.
  • La PI d’après projet est pertinente dans l’optique de l’emploi et est produite après l’embauche. Les améliorations apportées aux produits après l’embauche en constitueraient un bon exemple.
• Habituellement, c’est la PI d’aval qui est transférée de l’entrepreneur à l’entreprise. Par conséquent, il est important d’établir ce qui relève de chacune des catégories.
• 8. Si l’entrepreneur conserve les droits de la PI, l’octroi de licences peut être un choix. Les conditions de la licence qui doivent être intentionnellement prises en compte sont l’exclusivité, les conditions de redevance, la portée de la PI qui est couverte et la responsabilité de l’entité. Par exemple : 
  • Exclusivité : La licence est-elle exclusive ou non exclusive ? La licence est-elle limitée à des secteurs spécifiques ? Est-elle limitée à des compétences administratives spécifiques ?
  • Conditions de redevance : La redevance est-elle un ou des paiement(s) forfaitaire(s) ou un pourcentage (revenu brut ou net) ? Quel est le moment des paiements ? Y a-t-il des conditions dans lesquelles les redevances ne seraient plus nécessaires (p. ex., si un secret commercial est divulgué) ?
  • Portée de la PI couverte : Les secrets commerciaux développés dans le cadre de la PI d’aval seront-ils transmis ? Comment la PI d’amont et d’après projet sera-t-elle traitée ?
  • Responsabilité de l’entité : L’entrepreneur a-t-il la responsabilité de maintenir les droits de PI ? Ou peut-il l’abandonner (p. ex. permettre l’expiration des brevets ou divulguer des secrets commerciaux) ?
• 9. Dans le cadre du droit d’auteur, il y a le concept d’« œuvre à louer ».
  • Habituellement, un droit d’auteur est attribué à l’auteur pour la vie de l’auteur plus 70 ans. Avec l’« œuvre à louer », le droit d’auteur est transféré à l’employeur. La durée de protection est alors de 95 ans à compter de la date de publication, ou de 120 ans à compter de la date de création, selon la première échéance.
  • L’article 101 de la loi sur le droit d’auteur considère qu’une composition est une « œuvre faite pour être louée » si elle relève de deux catégories :
    • a)  Un travail préparé par un employé dans le cadre de son emploi
      ou
    • b)  Une œuvre spécialement commandée pour être utilisée
      1. comme contribution à une œuvre collective,
      2. dans le cadre d’un film ou d’une autre œuvre audiovisuelle,
      3. comme traduction,
      4. comme œuvre supplémentaire,
      5. comme compilation,
      6. comme instructions écrites,
      7. comme test,
      8. comme matériel de réponse à un test, ou
      9. comme atlas,
         si les parties conviennent expressément dans un acte écrit signé par elles que le travail sera considéré comme un travail fait pour être loué.
  • Notez que la définition d’employé établit si la Partie A fait une demande à des fins de droit d’auteur d’œuvre à louer et qui relève de la common law générale du mandat.
  • S’il s’agit d’un travail commandé (non effectué par un employé), il doit satisfaire la Partie B ET inclure un accord écrit par les deux parties indiquant qu’il s’agit d’une œuvre à louer.
  • De plus amples informations peuvent être trouvées dans le document de synthèse de l’Office des brevets et des marques des États-Unis (pdf) (en anglais seulement).
• 10. Il est recommandé que les entreprises incluent dans leurs contrats des clauses décrivant s’il y a détournement ou violation des droits de PI. Cela pourrait contenir des recours et des dispositions d’allègement.

Facteurs clés pour les entreprises canadiennes:

• Il y a des différences essentielles entre embaucher des employés et embaucher des entrepreneurs aux É.-U., même s’ils peuvent effectuer un travail semblable. L’établissement du statut de la personne embauchée varie également d’un État à l’autre.
• Que vous recrutiez des employés ou des entrepreneurs, la gestion intentionnelle des droits et de la propriété de la PI est primordiale. Ne présumez pas que l’entreprise sera automatiquement propriétaire des actifs de la PI.  
• Communiquer, communiquer, communiquer. Que ce soit en négociant la manière dont les différents types de PI seront traités (d’amont, d’aval, préexistante et acquise parallèlement au projet et d’après projet) ou en maintenant des canaux de communication avec les employés sur ce qu’ils pensent être leur propre PI. Cela aidera à prévenir les malentendus et les désaccords. 
• Selon Myriam Davidson, directrice de l’engagement chez Stratford Intellectual Property, « Lorsque vous faites de l’embauche locale aux É.-U., il est important de comprendre si vous embauchez un employé ou un entrepreneur et de gérer intentionnellement la PI en fonction des différences entre eux ».

Information additionnelle :

• Pour plus d’informations sur la protection de la PI aux É.-U., veuillez consulter la publication de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada intitulée Faire des affaires à l’étranger : Protéger votre PI aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur l’exportation de marchandises aux É.-U., veuillez consulter la page Faire des affaires aux États-Unis
• Pour plus d’informations sur la mondialisation de votre IP, visitez Canada.ca/export-ip